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Bundespatentgericht muss nochmal über Eintragung der Marke "POST" entscheiden

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29.10.2008 » von Rechtsanwalt Sören Siebert

Die Wortmarke "POST" wurde 2003 zugunsten der Deutschen Post AG für verschiedene Dienstleistungen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)eingetragen worden. Etliche Mitbewerber beantragten daraufhin erfolgreich eine Löschung des Begriffs. Nach dem das DPMA die Löschung der Marke angeordnet hatte, reichte die Deutsche Post AG dagegen Beschwerde vor dem Bundespatentgericht (BPatG) ein. Da dieses die Beschwerde allerdings zurückgewiesen hatte, legte Die Deutsche Post AG vor dem Bundesgerichtshof Rechtsbeschwerde ein.

Der BGH (Az.: I ZB 48/07, Beschluss vom 23.10.08) hat nun die Entscheidung des BPatG aufgehoben und zur erneuten Entscheidung zurück verwiesen. Zur Begründung der Entscheidung heißt es in der Pressemitteilung Nr. 196/2008 des BGH vom 24.10.08: "Der Bundesgerichtshof ist wie das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die Bezeichnung "POST" eine beschreibende Sachangabe für die Dienstleistungen ist, für die der Markenschutz beansprucht wird. Denn der Begriff bezeichnet den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistung bezieht. Das damit an sich bestehende Schutzhindernis kann nach dem Gesetz dadurch überwunden werden, dass sich die Bezeichnung "POST" im Verkehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft und damit als Marke durchgesetzt hat. Das Deutsche Patent- und Markenamt war hiervon zunächst ausgegangen und hatte die Marke "POST" deswegen im Jahre 2003 eingetragen.

Die nunmehr beantragte Löschung der Marke setzt die Feststellung voraus, dass die Verkehrsdurchsetzung entgegen der ursprünglichen Annahme weder im Zeitpunkt der Eintragung der Marke vorlag noch im Laufe des Löschungsverfahrens eingetreten ist. Der Bundesgerichtshof hat deutlich gemacht, dass allein Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung die Löschung nicht rechtfertigen könnten. Die Deutsche Post AG hatte im Löschungsverfahren zu der Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" Verkehrsbefragungen von Meinungsforschungsinstituten vorgelegt. Der dort ausgewiesene Anteil von annähernd 85% der Befragten, die den Begriff "POST" als Hinweis auf die betriebliche Herkunft auffassten, lässt – so der BGH – nicht den Schluss zu, die Marke habe sich nicht als Herkunftshinweis durchgesetzt."

Und weiter heißt es dort: "(...) Die Bedenken gegen die von der Deutschen Post AG vorgelegten Meinungsforschungsachten rechtfertigten es aber nicht, die Marke zu löschen. Vielmehr hätte das Bundespatentgericht von Amts wegen weitere Ermittlungen anstellen und, soweit erforderlich, ein weiteres Gutachten einholen müssen. Der Bundesgerichtshof hat die Sache deshalb zur Nachholung weiterer tatsächlicher Feststellungen an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Bundesgerichtshof hat im Übrigen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, dass die Deutsche Post AG ihren Wettbewerbern auch im Falle des Bestands der Marke "POST" die Verwendung der beschreibenden Angabe "Post" selbst als Bestandteil der Unternehmensbezeichnung nicht untersagen kann. So hatte der Bundesgerichtshof im Juni dieses Jahres zwei Klagen der Deutschen Post AG gegen Wettbewerber abgewiesen, die sich "City Post" und "Die Neue Post" nennen (...)".

Fazit:
Der BGH hat deutlich gemacht, dass das BPatG nicht alles zur Klärung des Sachverhaltes unternommen hat, was nötig gewesen wäre. Deswegen lautete die klare Ansage: Nochmals nachprüfen und insbesondere ein neues Gutachten einholen. Es ist also kein Ende im Streit zwischen der Deutschen Post AG und seinen Mitbewerbern um die Eintragung der Marke "POST" abzusehen.

Autor: Philipp Otto

Rechtsberatung Markenrecht: Rechtsanwalt Sören Siebert

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