Worum geht's?
Es ist eine Schnäppchenschlacht, die seit vielen Jahren den Beginn der Weihnachtssaison markiert: der Black Friday inmitten des langen amerikanischen Thanksgiving-Wochenendes. Auch der deutsche Online-Handel hat die Tradition aufgegriffen und lockt mit unzähligen Rabatten, vor allem im Elektronik-Bereich. Doch die Werbung mit dem „Black Friday“ kann auch im Jahr 2022 teuer werden - jedenfalls dann, wenn sie sich nicht auf Elektro- und Elektronikwaren bezieht. Die Marken der Black Friday GmbH und die Super Union Holdings Ltd mussten nach neuester BGH-Rechtsprechung zwar für bestimmte Bereiche gelöscht werden. Und auch das LG Berlin erklärte die Marke in den übrigen Bereichen für verfallen. Die Markeninhaberin hat jedoch Berufung gegen die Entscheidung des LG Berlin eingelegt. Wer den Begriff in der Werbung für andere Dienstleistungen als Elektro benutzen möchte, sollte demnach auf in diesem Jahr noch vorsichtig sein.
1. Markenrecht: Webseiten und Online-Shops wegen "black friday" abgemahnt
So ging es Simon Gall im Jahr 2016, der auf seinem Portal black-friday.de Rabattaktionen von Händlern auflistet, und über Affiliate-Provisionen an dem Zusatzgeschäft beteiligt wird. Vier Jahre lang lief das Geschäft erfolgreich für alle Beteiligten; dann gab es juristischen Ärger. Grund war eine Abmahnung durch den Markeninhaber. Der chinesischen Firma Super Union Holdings Ltd. war es im Januar 2014 gelungen, sich die Rechte auf die Wortmarke "black friday" beim Deutschen Patent- und Markenamt zu sichern. Damit war "Black Friday" in Deutschland ein geschützter Begriff.
"Offiziell" durfte der Begriff in Deutschland deshalb nur von der Black Friday GmbH - Betreiberin der Seiten blackfridaysale.de - genutzt werden. Die Black Friday GmbH hat einen Vertrag mit der Super Union Holdings Ltd. mit Sitz in Hong Kong über die Nutzung und Unterlizenzierung der Bezeichnung abgeschlossen. Händler und Online-Shops durften die Bezeichnung in der Werbung nur benutzen, wenn eine entsprechende Vereinbarung dazu abgeschlossen wurde.
2. Mehrere Anträge auf Löschung der Marke "black friday" und mehrere Urteile
Dass der Begriff auf Dauer als Wortmarke in Deutschland geschützt bleiben wird, hielten viele Juristen bereits im Jahr 2016 für unwahrscheinlich, diverse Anträge auf Löschung wurden seit dem gestellt. Denn ebenso wie Muttertag, Valentinstag oder Schlussverkauf ist auch Black Friday zwischenzeitlich ein allgemein gebräuchlicher Begriff, für den es eigentlich keinen Markenschutz geben sollte.
Man kann davon ausgehen, dass die chinesische Firma die Bezeichnung bewusst für die Verwendung im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen hat schützen lassen. Auch wenn man hier an Rechtsmissbrauch denken könnte, war die Marke "Black Friday" aber weiterhin lange Zeit wirksam eingetragen, war also ein geschützter Begriff und hatte damit Bestand.
Die Eintragung von "Black Friday" als Wortmarke ist rechtlich zwar umstritten, bis zu einer möglichen Löschung handelt es sich aber um eine wirksame Marke. Händler und Online-Shops sollten den Begriff egal ob Offline oder im E-Commerce also besser nicht nutzen.
Gegen die Wortmarke wurden in Deutschland seit 2016 mehrere Löschungsanträge gestellt. Das Bundespatengericht hat entscheiden, dass die Marke "Black Friday" für bestimmte Dienstleistungen im Bereich "Werbung" nach dem Markenrecht nicht mehr schutzfähig ist. Das betrifft zum Beispiel Dienstleistungen wie "Marketing", "Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen", "Planung von Werbemaßnahmen", "Verbreitung von Werbeanzeigen“ und "Werbung im Internet für Dritte“. In diesen Bereihen wurde die Wortmarke zum Teil gelöscht. Nachdem die Markeninhaberin Rechtsbeschwerde dagegen eingelegt hatte, musste nun der BFH dazu entscheiden. Und dieser hat die Entscheidung des Bundespatentgerichts in diesem Jahr bestätigt. Die Folge: Die Marke "Black Friday" wurde für den Bereich Elektro- und Elektronikwaren sowie zahlreiche Dienstleistungen rund um Werbung endgültig aus dem Markenregister des DPMA gelöscht.
Aber Achtung: Was die sonstigen ca. 900 Dienstleistungen betrifft, für die die Wortmarke Black Friday in Deutschland eingetragen ist, ist das (aller-)letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn zwar hat das Landgericht Berlin ebenfalls im Jahr 2021 geurteilt, dass die Marke verfallen ist. Begründung: Die Markeninhaberin hat die Wortmarke nicht "rechtserhaltend" genutzt, sondern lediglich beschreibend. Denn die angesprochenen Verkehrskreise haben den Begriff als Beschreibung einer Rabattaktion schon gekannt.
Allerdings hat die Markeninhaberin gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt. Eine Entscheidung des Kammergerichts gibt es noch nicht. Demnach geht in diesem Bereich der Rechtsstreit in Deutschland weiter. Zwar spricht vieles dafür, dass das Kammergericht die Entscheidung des Landgerichts bestätigt. Eine 100%-ige Rechtssicherheit gibt es hier aber in diesem Jahr 2022 noch nicht.
Update: Nach der rechtskräftigen Teillöschung der Marke „Black Friday“ im Markenregister durch das Deutsche Marken- und Patentamt am 27.05.2021 hat die Lizenznehmerin BlackFriday.de die Markeneintragung auf europäischer Ebene beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) angestrebt und Beschwerde eingelegt. Das EUIPO hat am 03.05.2022 jedoch bekannt gegeben, dass es die Beschwerde hinsichtlich der Markeneintragung für den Begriff „Black Friday“ abgelehnt hat. Grund für die Ablehnung ist, dass die Marke „Black Friday“ über keine Unterscheidungskraft verfügt, sodass nach der Unionsmarkenverordnung (UMV) ein absolutes Eintragungshindernis vorliegt. Das EUIPO argumentiert damit, dass der Begriff nicht markenmäßig, sondern sachbezogen gebraucht wird. Das ist daran zu erkennen, dass verschiedene Unternehmen das Schlagwort „Black Friday“ als Werbe- und Marketingmittel nutzen und damit lediglich verkaufsfördernd wirkt, sodass das Schlagwort „Black Friday“ nicht als EU-Wortmarke eintragefähig ist.
Aufgrund der Abmahnungsgefahr verzichten viele Online-Händler auf die Verwendung des geschützten Markennamens. "Wir haben in diesem Jahr sowohl bei eRecht24, aber z.B. auch im Shop spielspecht.de des eRecht24 Gründers Karsten Fernkorn die Bezeichnung Black Weekend statt Black Friday verwendet. Das ist sicherer," meint dazu Rechtsanwalt Sören Siebert.
3. Praxis-Tipps: So vermeiden Sie Abmahnungen
1. Wenn Sie auf Nummer Sicher gehen und eine "Black Friday Abmahnung" in keinem Fall riskieren möchten, werben Sie in diesem Jahr 2022 mit dem Begriff "Black Friday" für Rabattaktionen nur im Elektronikbereich.
2. In allen anderen Bereichen sollten Sie das kommende Jahr abwarten, wenn Sie eine Abmahnung unbedingt ausschließen möchten.
3. Wenn Sie abgemahnt wurden, gilt wie immer auch bei der "Black Friday Abmahnung": Ignorieren Sie das Schreiben auf keinen Fall. Lassen Sie die Abmahnung von einem auf Markenrecht spezialisierten Anwalt prüfen.
Grüße